Come si fa a registrare un marchio?

Registrare un Marchio: quando conviene e come si fa

Scritto da Giorgio Minguzzi il 24 luglio 2016

Registrare un marchio, quando ha senso farlo?
Quali sono le procedure di registrazione di un marchio?
Ha ancora senso proteggere così la propria azienda?

Se anche tu ti poni le stesse domande, questa puntata è fatta apposta per te. Per aiutarci a capire quando è conveniente proteggere un marchio e come fare a registrarlo ci aiuterà Patrizia Bernardelli.

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Per chi non conoscesse Patrizia Bernardelli, Patrizia è la referente dell’area “Brevetti & Tecnologie” di Centuria. Da oltre dieci anni opera nel campo dell’innovazione, con focus in particolare su attività e servizi dedicati alla tutela e alla valorizzazione della proprietà industriale.
Conviene registrare il proprio marchio subito o si può aspettare?

Parliamo come si fa a registrare un marchio, ma prima ancora cerchiamo di capire: cos’è un marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa dagli altri.
La riconoscibilità e la fidelizzazione dei clienti sono aspetti importanti per un’impresa, il marchio risponde a questa esigenze, contribuendo all’affermazione dell’immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore.

C’è differenza fra un logo e un marchio?

Evoluzione di marchi e loghi. Esempio della Coca-ColaI due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, in realtà il LOGO è la parte leggibile e pronunciabile di un marchio; il MARCHIO è la rappresentazione grafica che ha lo scopo di identificare un’azienda/un prodotto/un servizio specifico rispetto ad altri simili presenti sul mercato. Il logo insomma è parte e può concorrere a costituire il marchio.
Un ulteriore step è il BRAND, che comprende non solo il simbolo identificativo ma anche tutto ciò che evoca, i valori, le sensazioni, insomma la sua anima e personalità, tutto ciò che non è tangibile.

Puoi farci qualche esempio concreto?

I marchi non si limitano alle parole: possono essere lettere, numeri, disegni, forme o combinazione di questi, ma non solo, possono essere, ad esempio, anche colori o suoni.
Per fare qualche esempio:

  • parola (marchio denominativo) – “Yahoo”
  • singola lettera – M “McDonald”
  • numero – “46” di Valentino Rossi
  • combinazione lettere – “IBM”
  • “WWF” (marchio misto) – combinazione tra naming (parte verbale) e pittogramma (panda)
  • marchio figurativo – mela “Apple”
  • marchio di forma – “Toblerone” (triangolo confezione)
  • suoni (intro Twenty Century Fox).

Tutti questi esempi sono “marchi notori”, che godono di particolare fama e reputazione, divenuti a tutti gli effetti brand.

Evoluzione di alcuni loghi e marchi famosi

Il marchio è davvero fondamentale per il successo di un’azienda?

Il marchio non è un elemento necessario, in quanto tale, al successo di un’azienda ma è sicuramente un elemento importante per la sua affermazione e riconoscibilità; crea un’identità aziendale, aiuta a fare business, consente di capitalizzare gli sforzi e gli investimenti fatti per affermare il proprio prodotto: è il primo “biglietto da visita” verso i consumatori.

Ma i marchi sono tutti uguali?

No, i marchi non sono tutti uguali. Al di là delle diverse tipologie di marchio, possiamo in generale distinguere tra marchi forti e marchi deboli.
I MARCHI FORTI sono dotati di forte capacità distintiva (es. parole di fantasia o termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto/servizio). Anche se inizialmente sono più difficili da promuovere (proprio perché estranei al prodotto) godono poi di una tutela ampia (perché più difficili da imitare).
I MARCHI DEBOLI sono dotati di debole capacità distintiva perché hanno inerenza concettuale con il prodotto/servizio contraddistinto. Si caratterizzano per una tutela attenuata in quanto basteranno modifiche marginali ad escludere la confondibilità e potranno coesistere altri marchi simili.
C’è poi la fattispecie del “marchio notorio”, che gode di particolare fama e a cui, proprio in considerazione di questa celebrità, è riconosciuta una tutela ultramerceologica – più estesa, che va oltre il rischio di confusione: si ritiene sufficiente che il grado di somiglianza con altri marchi possa avere come effetto che il pubblico stabilisca un nesso tra i due. Ciò per evitare strategie di “agganciamento” rispetto al marchio noto, traendone indebito vantaggio.

Registrare un marchio conviene!

Perchè registrare un marchio, perché proteggerlo?

Il marchio è uno strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori, attrae, influenza, condiziona il pubblico tuttavia, mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell’importanza di ricorrere ai marchi per differenziare i propri prodotti, non tutte si rendono conto dell’importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione.
Il marchio è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto di esclusiva che comporta: l’uso esclusivo da parte del titolare o con il suo consenso (nel caso di licenze) e la possibilità di impedire l’utilizzazione di un marchio uguale o simile (e quindi confondibile) da parte di terzi.

Depositare un marchio, quindi come si fa?

Un marchio può essere registrato a nome di una persona fisica o giuridica.
La durata della protezione è di 10 anni, può essere rinnovata a ogni scadenza.
E’ possibile depositare un marchio in modo autonomo oppure è possibile ricorrere ad un mandatario iscritto all’albo che supporti il richiedente nella fase di deposito e nell’iter di registrazione .
(A parte l’eccezione vista per i “marchi rinomati”) un marchio ha validità territoriale (quindi solo nei paesi in cui viene registrato) e merceologica: i marchi sono raggruppati in classi, a seconda dei prodotti o servizi che vanno a contraddistinguere – il riferimento è la Classificazione di Nizza, che comprende un totale di 45 classi: 34 classi per i prodotti e 11 per i servizi. Ciascun deposito dovrà indicare le classi di riferimento del marchio, e la tutela sarà a quelle circoscritta.
Sull’aspetto della territorialità: esistono diversi tipi di deposito:
Nazionale – la tutela sarà quindi sul territorio del paese di deposito.
Se i paesi di interesse sono numerosi, si può procedere, anziché attraverso una serie di registrazioni nazionali, attraverso una registrazione regionale: è il caso del
Marchio dell’Unione Europea
EUIPO - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettualeI marchi dell’UE sono registrati presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale.
Il deposito prevede un unico iter, un unico fascicolo da gestire, una sola lingua, ad un costo ragionevole, è valido in tutto i 28 paesi del sistema: la registrazione si ottiene per tutti gli Stati membri o non si ottiene affatto. Se la domanda viene respinta, è possibile trasformarla in registrazioni nazionali, a condizione che non vi siano conflitti.
Un altro esempio di procedura cumulativa è il deposito del Marchio Internazionale:
tramite un’unica domanda si possono designare più Stati esteri che aderiscono ad uno dei due accordi internazionali in materia: Accordo e Protocollo di Madrid. Anche in questo caso si presenta un’unica domanda, in un’unica lingua, attraverso una procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. La domanda di marchio internazionale deve basarsi su una domanda o registrazione nazionale o dell’Unione europea. Se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati.

Ci sono delle “regole” da seguire per registrare un merchio?

Un marchio deve avere 3 requisiti fondamentali:

  • Liceità: non deve essere un segno contrario alla legge e al buon costume;
  • Capacità distintiva: quindi no alle denominazioni generiche e alle indicazioni descrittive;
  • Novità: il marchio non deve essere identico/simile ad uno noto o già registrato.

Occorre prestare attenzione a questo ultimo aspetto e, prima di depositare un nuovo marchio, è consigliabile svolgere delle ricerche al fine di verificare preliminarmente se il marchio è registrabile sia per evitare di incappare in sovrapposizioni – con il rischio di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi titolari di marchi identici o simili già registrati.

Anche in questo caso, potresti portarci un esempio concreto?

Sky e Skype: contenzioso sulla registrazione del marchioVolendo citare un esempio illustre: “Skype” tempo fa ha chiesto la registrazione dei segni (figurativo e denominativo) a livello comunitario per apparecchiature audio e video e servizi informatici, andando ad invadere il mercato dell’altrettanto noto marchio della piattaforma televisiva “Sky” (depositato precedentemente), che ha presentato opposizione lamentando un rischio di confusione. L’UAMI aveva accolto l’opposizione; Skype aveva chiesto l’annullamento di tale decisione – ricorso respinto dal Tribunale dell’Unione europea che ha sancito che il logo e la pronuncia del servizio di Microsoft è troppo simile a quello Sky. Di conseguenza, che la registrazione di Skype in quelle classi, non può essere effettuata perché crea confusione tra i consumatori.
La casistica è varia; non bisogna credere che avvenga solo per le realtà più grandi o conosciute come nel caso citato, anzi…

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Note della puntata

Se vuoi rimanere in contatto con Patrizia Bernardelli puoi dare uno sguardo al sito dell’Agenzia Centuria e scriverle all’indirizzo email lì riportato.

Commenti

1 commento a “Registrare un Marchio: quando conviene e come si fa”

  1. Marco Cammilli scrive:

    Grazie Giorgio e grazie Patrizia per l’interessantissimo articolo.

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